이종기 한국변리사, China Science(中科) 특허법인

우리 기업의 중국 상표브로커 피해 실태는 어떠한가?

우리 기업이 중국 상표브로커로 인한 피해는 약 2014년부터 본격화되기 시작했다. 그 후 우리 기업의 피해가 날로 급증했고 2018년 한 해에만 1142건의 우리 상표가 중국 상표브로커의 먹잇감이 됐다. 다행히 2019년에는 738건으로 줄긴했으나 중국 상표브로커가 날로 진화되고 있고 그 수단도 교묘해지고 있어 철저한 예방과 대응책을 세우지 않는다면 우리 기업의 피해가 날로 늘어날 수밖에 없다.

업종별 피해비율을 보면 프랜차이즈가 655건(18.9%)로 가장 많은 피해를 입고 있고 그 뒤를 이어 식품 560건(16.2%), 의류 515건(14.9%), 화장품 315건(9.1%) 등의 순으로 피해를 보고 있다.

<자료: IP-NAVI(지식재산보호 종합포털)>

중국 상표브로커는 어떻게 진화하고 있나

최근 최고인민법원은 상표무효행정소송에서 원고인 컨설팅 회사와 원고가 설립한 상표대리사무소를 사실상 상표브로커로 인정한 판결을 내렸다[(2017)最高法行申4191号(2018.10.13.)]. 법원은 원고(우한중군교원서비스유한공사)가 1000개 가까운 상표를 출원한 것은 정상적인 생산경영활동의 필요에 의한 것으로 볼 수 없고 원고의 주주 중 한 명이 북경신화상지식재산대리유한공사(北京新华商知识产权代理有限公司)를 설립해 다량의 상표를 출원하고 이 회사 웹사이트에 대량의 상표를 공개적으로 판매한 행위는 신의성실원칙을 위반함과 동시에 부당이득을 도모하는 신용불량행위가 존재한다고 판결했다.

위 사례에서 상표대리사무소인 북경신화상지식재산대리유한공사가 출원한 42건의 상표를 보면 본업이라 할 수 있는 법률서비스업(제45류)에는 전혀 출원된 것이 없고 전부 법률서비스업과는 동떨어진 상품류에만 출원했다. 이는 상표대리사무소라는 이름을 내걸고 실제로는 상표브로커 역할을 한 것이다.

이와 같이 중국 상표브로커가 과거에는 개인이나 소기업이 간단하고 조잡한 방식으로 타인의 상표를 표절하는 방식이었으나 현재는 컨설팅 회사나 상표대리사무소를 설립해 브로커에게 편의를 제공하거나 직접 출원하는 등의 방식으로 진화되고 있다. 예전에 비해 더욱 은밀하고 대범해지고 있으며, 권리자가 권리를 유지하는데 드는 비용도 높아지고 있는 추세이다. 또한, 타인의 상표를 대량으로 사재기 한 후 침해소송, 손해배상 위협, 악의적 고소 등의 보다 공격적이고 전략적인 방식으로 진행되는 것도 특징이다.

중국 상표브로커가 어떻게 진화하고 있는지 좀 더 자세히 살펴보고자 한다.

상표브로커 주체의 진화

기존에는 주로 개인이나 소기업이 타인의 유명상표를 표절했다. 대표적인 상표 브로커로 우리 기업을 가장 많이 괴롭혀 온 김광춘의 경우 개인 명의로만 810건이나 되는 상표를 출원했다.

하지만 현재는 주로 정보컨설팅회사, 정보기술개발회사 등을 설립해서 이를 통해 출원을 한다는 것인데 이들의 특징은 인터넷에 정통하고 기업의 정보를 포착하는데도 능숙하다는 점이다. 앞서의 김광춘의 경우에도 심양신사격림무역유한공사(沈阳绅士格林贸易有限公司)을 비롯해 여러 컨설팅 회사를 설립하는 방식으로 지속적으로 상표를 출원하고 있다.

최근에는 여기에서 더 나아가 위의 최고인민법원 판례처럼 지재권회사나 상표대리기구를 설립해 타인의 상표를 대량 선점하고 이를 양도하는 경우가 늘어나고 있다. 이로 인한 시장질서 문란행위가 날로 심각해지자 중국 정부가 4차 상표법 개정(2019년 11월 1일 시행) 시 상표대리기구가 법률서비스업(45류)이 아닌 다른 상품류에 출원했을 경우 이를 이의신청 및 무효심판의 사유에 해당하도록 규정했다.

이익취득 수단의 진화

기존에는 유명브랜드에 편승해 가짜를 진짜로 속이거나 품질 낮은 제품을 판매하는 형태로 부당이득을 취득했으나 현재는 정보의 우세를 바탕으로 타깃으로 삼고 있는 회사의 새로운 주력상표를 찾아 그 상표출원의 빈틈을 찾아내서 신속히 선점하는 방식이다. 만약 상표브로커가 출원한 상표가 거절되면 상표를 조금 변형해 재출원하거나 거절불복심판을 제기하는 등 보다 적극적인 전략으로 나서고 있다. 때로는 상표브로커가 상표를 선점 후 오히려 상표권 침해를 이유로 상표권자에게 경고장을 보낸 후 양도협상을 진행해 높은 가격으로 상표를 양도하는 상황도 발생하고 있다.

선점대상 상품과 선점 수량의 진화

기존에는 실제 기업을 운영하는 자들이 대부분이어서 자기의 경영과 무관한 상품에 대해서는 선점하지 않았고 선점 상표 수량도 소량이었으나 현재는 실제 기업경영을 하지 않는 브로커들이 많고 선점상품도 주로 인터넷 기업의 상품 및 정보서비스 등에 집중돼 있으며, 선점상표 수량도 대량화되고 있다. 선점 상품의 경우 9류(소프트웨어, 앱 등), 35류(온라인 광고, 타인을 위한 판매대행업), 36류(금융서비스), 38류(정보통신), 42류(소프트웨어 개발) 등의 서비스가 주 선점대상이다. 그러나 중국 상표브로커가 타깃으로 삼고 있는 우리나라 업종은 최근 몇 년간의 통계를 보면 여전히 프랜차이즈(18.9%), 식품(16.2%), 의류(14.9%), 화장품(9.1%) 등의 순으로 피해를 보고 있다.

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