이종기 한국변리사, China Science(中科) 특허법인

1. 중국 진출 전에 출원부터 먼저!

상표 브로커 대응의 가장 효과적이고 강력한 예방책은 미리 출원해서 등록을 받아놓는 것이다. 사전에 예방을 못하고 사후에 대처하려면 시간, 비용, 정신적 스트레스까지 감내해야 할 부분이 크기 때문이다.

많은 우리 기업들이 일단 중국에 진출한 후 비즈니스 상황을 보면서 상표를 출원하는 경우를 종종 보게 된다. 하지만 이는 늦어도 너무 늦은 것이다. 상표출원 없이 중국에 진출했다가는 중국 상표 브로커의 먹잇감이 되기 십상이다. 그래서 중국 진출 계획이 조금이라도 있다면 한국에 상표출원하면서 동시에 중국에 출원하는 것이 가장 좋다.

동시 출원이 아니라면 우리나라 출원일로부터 6개월 이내에 우선권 주장을 하면서 중국에 출원하게 되면 우리나라 출원일을 중국 출원일로 인정받을 수 있으므로 이 방법을 통해도 된다.

그리고 중국에서 열리는 전시회나 박람회에 참가할 경우에도 반드시 미리 중국에 상표를 출원하는 것이 좋다. 그렇지 않다면 중국기업에 자신의 상표가 그대로 노출되어 선점 당할 가능성이 매우 크기 때문이다.

2. 네이밍 단계부터 제대로 된 상표전략 세워야

예전에 어떤 유아용 침대를 만드는 업체가 영문으로 된 상표를 중국에 등록 후 중국 총판과 계약을 체결하는 과정에서 중국총판이 영문상표의 발음을 본뜬 중국어 상표를 여러 개 출원해 둔 것을 알고 어떻게 해야 하는지 필자에게 자문을 구해온 적이 있었다. 이 업체는 영문상표를 중국을 비롯한 주요 국가에 다 등록해 놓았는데 중국에 본격 진출을 위해서는 중국어 브랜드 네이밍이 필요하다 인식하고 총판과 협의 과정 중 위와 같은 문제에 직면했던 것이다.

위 사례에서 중국 총판이 상표 브로커라고 단정할 수는 없겠지만 얼마든지 상표 브로커에 의해 이와 유사한 피해를 볼 수 있다. 실제 우리 기업들은 중국어 브랜드 네이밍 대신 기존의 한글 및 영문 브랜드만 가지고 중국에 진출하는 경우가 많다. 하지만, 중국시장을 제대로 공략하고 상표 브로커의 상표 표절 예방 등을 위해서는 한글상표든 영문상표든 최소한 중문 브랜드 네이밍을 병행하는 것이 가장 좋다.

특히, 전자상거래법이 제정되어 2019년에 시행됨에 따라, 중국 내 전자상거래 플랫폼(타오바오, TMALL, 징동 등)들이 외국 브랜드의 플래그십 스토어를 개설할 경우, 소유하고 있는 상표의 등록증 또는 수리통지서를 제공하여야 할 뿐만 아니라, 해당 상표가 중문 상표가 아니라면 반드시 상표의 중문발음 또는 중문명칭을 제공하도록 하고 있다. 이는 외국 브랜드의 중문네이밍이 예전의 단지 소비자들의 인식과 호칭에 편리하기 위하여 필요한 것이었다면, 앞으로는 중국시장진출에 불가피한 필수적 조건이 되어가고 있다 할 것이다.

경제적 여유가 된다면, 자사기업의 메인 상표에다 이를 조금씩 변경한 여러 상표로 방어막을 쳐 놓으면 훨씬 안전하긴 하다. 한글상표와 이에 대응되는 중문상표, 한글+중문 또는 한글+영문 등 이러한 조합상표를 동시에 출원하는 방식, 특히 중국어 상표의 경우 3~4 글자로 된 상표가 많은데 앞 두 글자는 동일하고 마지막 1~2글자를 변형한다든지 하는 방식이다.

3. 견련성 있는 상품까지 등록해 두자, 특히 35류도 병행해서..

상표권의 경우 동일 상표라도 상품류가 다르면 기본적으로 비유사한 상품으로 보아 등록이 가능하다. 특정상표를 제18류인 가방 등록해 놓았다 하더라도 타인이 동일한 상표를 25류인 의류에 출원한다면 이는 등록이 가능한 것이다.

중국 진출 시 실제 사용할 상품에 대해서만 출원하면 되지만 상표 브로커를 염두에 둔다면 견련성 있는 분류의 상품에도 출원해 놓는 것이 좋다. 특히, 최근에는 견련성 있는 상품이나 서비스를 한 기업에서 생산하거나 한 매장에서 같이 진열하여 파는 토털 패션, 토털뷰티 경향이 일반화되고 있으므로, 이러한 견련성 있는 상품이나 서비스까지 출원해 놓는 것이 상표 브로커를 예방하는 한 방법이다. 예컨대 선글라스 제조업체가 ‘A’ 상표를 선글라스에만 등록해 놓고, 상표 브로커가 토털패션이라 할 수 있는 액세서리나 가방에 A 상표를 등록해 놓았을 경우 이들 제품이 한 매장에서 진열되고 판매된다면, 소비자 오인혼동을 유발하게 되고 우리나라 선글라스 제조업체의 피해로 이어질 수 있다. 3류인 화장품을 생산, 판매하는 기업일 경우에는 41류의 미용교육업, 44류의 미용업 등에도 같이 출원을 하는 것이 필요하다.

특히 35류 그중에서도 타인을 위한 판매대행업(유사군 코드 3503)은 방어적인 차원에서라도 등록해 놓으면 유용하다. 이 서비스업은 특정 상품 여부와 상관없이 타인을 위한 상품 판매를 대행할 수 있는 서비스업이다. 아울러 생산업체라 할지라도 방어적 차원에서 출원하는 것이 좋다. 예를 들어, 화장품 제조판매회사가 제3류 화장품에 ‘B’라는 상표를 등록해 두었더라도 상표 브로커가 제35류 타인을 위한 판매대행업에 동일한 B상표를 등록해 놓는다면, 상표 브로커가 ‘B’ 온라인 숍을 개설해서 타 회사의 화장품이나 미용관련 제품을 판다 하더라고 이는 합법적 사용이고, 결국 소비자의 오인혼동을 초래하고 결국 우리 기업의 피해로 이어질 수 있으므로 제35류에 대한 상표 출원도 병행하는 것이 필요하다.

4. 저작권으로도 등록해 두자

창작성 있는 도형상표, 캐릭터, 독특한 한글체 등으로 구성된 상표는 이를 미리 저작권 등록을 해 두면 상표 브로커의 상표선점을 예방할 수 있고 분쟁이 생기더라도 되찾아올 수 있는 가능성이 크다. 상표는 출원서에 지정한 특정 상품류에 속하는 상품에 따라 보호를 받는데, 현재의 사업범위와 관련이 없는 상품류까지 출원할 경우 많은 비용이 든다. 따라서 현재 사업범위와 관련이 있는 상품류에는 상표를 출원하고, 그 이외에는 저작권으로 등록하는 것도 좋은 방법이다. 이렇게 해 두면, 상표 브로커가 해당 상표를 다른 류에 출원하더라도 저작권을 통해 저지시킬 수 있다. 또한, 중국에 저작권 등록해 놓으면 중국의 각종 심판이나 소송에서 관련 증거자료로 간편하게 제출할 수도 있다.

저작권은 심사를 거치지 않기 때문에 신청 후 약 2~3개월 내에 등록될 수 있으며, 비용도 300~400달러 정도로 저렴하다. 또한 상표와 달리 실질심사 절차가 없기 때문에 형식적으로 문제가 없다면 저작권 등록을 받을 수 있다. 다만, 저작권은 등록이 되더라도 추후 권리 행사를 할 때 권리행사의 가능 여부를 다투는 경우가 있다. 따라서 저작권 권리행사를 고려하지 않고 나중에 상표출원을 목적으로 한다면 문제가 없다.

한국 기업의 경우 한국에서 상표를 출원할 때 한국에 저작권을 같이 등록하고 나중에 중국에 진입할 때 상표 출원을 하면서 중국에도 저작권을 다시 등록하는 것이 좋다. 창작시기를 증명할 수 있기 때문에 중국에 저작권을 등록할 경우에도 한국에서의 창작시기를 소급받을 수 있다. 도형뿐만 아니라 한글, 중국어, 영어와 같은 문자의 경우에도 디자인적 요소가 있으면 저작권 등록이 가능하다.

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